面对市场日新月异的更替节奏,很多企业选择与原有模式、体系相结合进军新的领域或推出新的产品等路径,以达到稳固市场的目的。企业为了使消费者迅速接受产品推陈出新,往往会借助商标的延续达到其目的。商标延伸注册已被企业视为实施知识产权战略营的手段之一。一方面,借由企业良好的信誉形象、具有一定影响力的商标、稳定的消费群体迅速扩张至新的领域,并站稳根基。另一方面,在节省成本的同时,可以进一步提升企业核心产品的竞争力,提高整体家族品牌形象。但事实上,商标的延伸注册真的有这么“神奇”?这么容易么?笔者认为并非如此。
一、相关法律规定
商标延伸注册并非一个成熟的法律概念。在同一种或类似商品/服务上,若无他人申请在先的近似商标作为障碍,则无需提及此概念,按部就班申请注册即可。司法实践中,一般是在商标申请阶段被援引了近似的商标阻挡,驳回申请后,申请人提出延伸注册,以其在先注册的基础商标已经具有较高知名度为由,请求法院考虑其基础商标的商誉已经实际延续到在后商标,以试图增加商标核准的可能性。
2014年,北京市高院在《商标授权确权行政案件的审理指南》中对商标延续注册的适用规则加以规范。根据该指南第八条的规定,商标延续注册是指“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或近似商标与其基础注册商标联系一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续”。
2019年北京市高院在《商标授权确权行政案件审理指南》第十五条更进一步明确了商标延续注册的规定,诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前,他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度,诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不宜发生混淆的情况下,诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的,可以不予支持。
二、相关司法判例情况
笔者对2012年至2019年案例中主张商标“延伸注册”“延续注册”的判决进行检索发现,在各审级中均有判例支持了当事人的相关主张。
通过上述成功延伸注册的案例,不难发现,对于商标是否可以认定为延续注册,法院通常从以下几个因素考量:
★诉争申请商标与基础商标、引证商标在所使用的商品上的类似程度以及在标志上的近似程度
★在先商标的使用时间、使用情况、知名度和影响范围
★商标注册意图
具备上述理由是否绝对能够获得认定呢?笔者又进一步对相同时间段、相同审级的案例进行检索后发现事实也并非如此。
上述相同时间段、相同审级的案例即便提及的理由相同,也并未同样得到支持,为何会出现如此差异?笔者又进一步对近三年中提及“延伸注册”“延续注册”理由的将近470余件商标行政案件进行梳理,其中除去由于引证商标权利状态变化最终撤销被诉决定的案件外,仅两案的“延伸注册”主张得到了法院的支持,其余全未获准支持。
笔者对不予支持的原因进行了统计。当然,在个案中,法院通常并不仅仅依据上述的一个理由,最终会针对案件所涉理由进行综合认定。
通过对近几年在先案例的梳理,不难看出,商标延伸注册这条路越来越“艰难”。商标的近似度、知名度、使用意图绝非成功延伸的单一考量因素,即便组合出击,也并非万全之策。
三、结语
商标的基本功能是区分商品和服务的来源,企业先后注册的商标并不当然具有延伸关系。通常我们认为商标一旦获准注册,即获得了商标专用权及商标禁用权两项权能。一般情况下,注册商标禁用权的权利范围大于注册商标专用权的权利范围。但由于历史或其他个案原因,现实中存在一定数量的同一种或类似商品上的近似商标客观并存的现象。这与商标禁用权之间必然存在冲突。因此,当诉争商标落入上述并存商标的禁用权或专用权范围时,如何平衡就成了商标是否可以延伸注册的关键。
商标延伸注册所面临的实务问题仍有待继续探究,即便在先注册的基础商标通过使用及宣传能够使相应商标标识与企业一一对应,从而与后续商标联系在一起,也并不意味着商标延伸注册绝对成功。因此企业对于已经有使用意图的商标还是应该提早注册,而不是寄希望于商标延伸注册这一途径。